- Arrêt of December 2, 2011

02/12/2011 - C.08.0510.F

Case law

Summary

Sommaire 1
Le moyen, qui soulève des questions d'interprétation des articles 5, §1er, et 8, §1er, de la directive 89/104/C.E.E. du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont les articles 2.20, alinéa 1er, et 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle sont la transposition, pour laquelle la Cour de justice de l'Union européenne est, en vertu de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seule compétente pour statuer à titre préjudiciel, oblige la Cour à poser les questions suivantes: 1.1. L'article 5, §1er, et l'article 8, §1er, de la première directive 89/104/C.E.E. du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit exclusif conféré par la marque enregistrée ne peut définitivement plus être opposé par son titulaire à un tiers, pour tous les produits visés lors de l'enregistrement: - lorsque, pendant une longue période, le titulaire a partagé l'exploitation de cette marque avec ce tiers dans le cadre d'une forme de copropriété pour une partie des produits visés? - lorsque, à l'occasion de ce partage, il a donné à ce tiers son consentement irrévocable à ce que celui-ci fasse usage de cette marque pour ces produits? 1.2. Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l'application d'une règle nationale, telle que celle suivant laquelle le titulaire d'un droit ne peut exercer celui-ci d'une manière fautive ou abusive, peut aboutir à empêcher définitivement l'exercice de ce droit exclusif pour une partie des produits visés ou en ce sens que cette application doit être limitée à sanctionner autrement ledit exercice fautif ou abusif du droit? 2.1. L'article 5, §1er, et l'article 8, §1er, de la première directive 89/104/C.E.E. du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque le titulaire d'une marque enregistrée met fin à son engagement envers un tiers de ne pas faire usage de cette marque pour certains produits, et entend ainsi reprendre lui-même cet usage, le juge national peut néanmoins définitivement interdire cette reprise d'usage au motif qu'elle est constitutive de concurrence déloyale parce qu'il en résultera pour le titulaire un profit tiré de la publicité effectuée auparavant à propos de la marque par ledit tiers et une confusion possible dans l'esprit de la clientèle, ou doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national doit adopter une sanction différente n'empêchant pas définitivement cette reprise d'usage par le titulaire? 2.2. Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l'interdiction définitive d'usage par le titulaire se justifie lorsque le tiers a investi depuis de nombreuses années pour faire connaître au public les produits pour lesquels il a été autorisé par le titulaire à faire usage de la marque? (1). (1) Conclusions écrites inédites conformes du M.P.

Arrêt - Integral text

N° C.08.0510.F

MARTIN Y PAZ DIFFUSION, société anonyme dont le siège social est établi à Nivelles (Baulers), rue de la Ferme du Chapitre, 11,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. D. D.,

2. FABRIEK VAN MAROQUINERIE GAUQUIE, société anonyme dont le siège social est établi à Ypres, Diksmuidseweg, 130,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles et contre l'arrêt interprétatif rendu par celle-ci le 12 septembre 2008.

Le 7 novembre 2011, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les faits de la cause

Tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit :

1. N. S., utilisant le pseudonyme N. B., décédé le 9 octobre 1981, a exercé le commerce de fabrication d'articles de maroquinerie et de voyage depuis le 27 août 1932 sous la dénomination « Nathan-Baum ».

Le 12 juin 1987, le gérant de la société Nathan, à laquelle ce fonds de commerce a été cédé, dépose au Bureau Benelux des marques (BBM) la marque verbale « NATHAN » pour des produits de la classe 18, à savoir des articles de maroquinerie et en imitation de cuir, ainsi que des malles et des valises. La société Nathan est déclarée en faillite en 1989.

2. Par convention du 6 juin 1990, P. B., maroquinier, vend à la demanderesse le nom « NATHAN » dont il déclare être propriétaire en exécution d'un contrat de vente conclu avec la société Nathan et portant sur ce nom, les machines, matrices et modèles. Cette convention stipule que la vente du nom est faite « en vue de l'exploitation d'une ligne de produits de petite maroquinerie » et que le vendeur « conserve la propriété du nom pour la fabrication de sacs à main ». P. B. garantit l'exclusivité de l'exploitation du nom à la demanderesse pour les produits concernés et celle-ci « s'engage à ne pas faire de concurrence déloyale pour ce qui concerne la fabrication et la distribution de sacs avec les modèles et le nom de NATHAN ».

3. Le 20 février 1991, P. B. dépose au BBM la marque verbale « NATHAN » n° 490.920 pour des produits des classes 18 (cuir) et 25 (vêtements).

4. De 1993 à 1995, la défenderesse fabrique des sacs à main pour le compte de P. B. Par convention du 2 mai 1995, ce dernier cède au défendeur, gérant de la défenderesse, son fonds de commerce comprenant notamment « la raison commerciale/l'enseigne P. B. ‘NATHAN' sous laquelle est exploité un commerce avec la marque déposée ‘NATHAN' n° 71.435 et brevetée/enregistrée sous le n° 490.920 ‘dépôt au Benelux', le logo et la propriété intellectuelle ». Il est en outre spécifié que P. B. renonce au droit de mettre sur le marché tout produit « dont le logo ou une autre caractéristique [...] ressemble à celui de ‘NATHAN' et plus particulièrement à la lettre N de ‘NATHAN' » et que, sous réserve de l'issue d'une procédure opposant la demanderesse à P. B. à propos de la convention du 6 juin 1990, le défendeur s'interdit de fabriquer et de distribuer de la petite maroquinerie sous le nom de « NATHAN ».

5. Dans le courant de l'année 1995, le défendeur met sur le marché des sacs à main sous la marque « NATHAN », sur lesquels est apposée une lettre N dans un graphisme étiré horizontalement.

Au moins depuis le 25 juillet 1996, la demanderesse fait également usage sur ses documents commerciaux et ses produits du signe constitué par une lettre N étirée et d'une représentation graphique de la marque « NATHAN » dont les deux lettres N sont une reproduction du signe précédent. La demanderesse soutient en outre, dans une thèse subsidiaire, qu'elle faisait déjà usage de la lettre N fin 1990, début 1991, ce qui est contesté par les défendeurs.

6. Par courrier du 21 avril 1998, la société Natan, qui est active dans la haute couture, met la défenderesse en demeure de ne plus mettre en vente des sacs et des articles de maroquinerie portant la marque « NATHAN », considérée comme très proche de la marque « NATAN », déposée par elle le 7 mai 1985.

Par un fax du 18 juillet 1998, la demanderesse se plaint auprès de la défenderesse d'un manque de collaboration entre les deux sociétés, qu'elle estime préjudiciable à l'image de la marque, et suggère une concertation entre elles sur les matières et les coloris, un échange de listes de clients et un commissionnement.

Le 14 août 1998, la demanderesse dépose la marque figurative Benelux « N » sous le n° 636.308 pour tous les produits des classes 14 (métaux précieux), 16 (papier), 18 (cuir), 22 (cordes) et 25 (vêtements) et la marque figurative Benelux « NATHAN » sous le n° 636.309 pour tous les produits des classes 18 (cuir) et 25 (vêtements).

Le 17 août 1998, la demanderesse fait enregistrer au BBM la cession à son profit par P. B. de la marque verbale « NATHAN » pour des produits de la classe 18.

7. Le 19 décembre 2000, le défendeur fait également enregistrer au BBM la cession par P. B. à son profit de la marque verbale « NATHAN » notamment pour des produits de cette classe.

8. Le 18 décembre 2001, la demanderesse adresse à la défenderesse un courrier dans lequel elle tente de la convaincre, une nouvelle fois, de l'utilité d'un rapprochement entre les deux sociétés.

9. Depuis 2002, tant la demanderesse que la défenderesse font usage de la marque figurative « N » et d'un nouveau vocable « NATHAN BAUME ». La demanderesse distribue un catalogue d'articles de maroquinerie comprenant des trousses de toilette, des valises, des sacs de voyage, des pochettes, des porte-monnaie, des trousses de maquillage et de bijoux, des portefeuilles, des étuis à lunettes, stylos et GSM, des porte-clés, des ceintures, des agendas et des parapluies. La défenderesse, quant à elle, fabrique et vend des sacs à main et des chaussures. Par ailleurs, les parties se vendent mutuellement leurs produits qu'elles exposent dans leurs boutiques respectives.

10. Le 24 janvier 2002, la demanderesse dépose à son nom au BBM, sous le n° 712.962, la marque verbale « NATHAN BAUME » pour des produits des classes 18 (cuir) et 25 (vêtements).

11. Par courriers des 24 juin et 15 décembre 2003, la demanderesse propose encore à la défenderesse d'accentuer la collaboration entre les sociétés. Par un fax du 10 décembre 2004, elle se plaint auprès d'elle de ce que les règles de la copropriété de la marque « NATHAN BAUME » sont violées. Les parties envisagent de conclure une convention fixant les droits de chacune des parties mais ce projet ne se concrétise pas et les relations entre les parties se dégradent.

12. Par exploit du 24 mai 2005, les défendeurs font citer la demanderesse en vue d'entendre déclarer les marques figuratives « N » et « NATHAN », déposées le 14 août 1998, et la marque verbale « NATHAN BAUME », déposée le 24 janvier 2002, nulles sur la base de l'article 14.B.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques ou valables seulement pour des articles de petite maroquinerie. Ces demandes sont déclarées non fondées par un jugement du 19 octobre 2006 du tribunal de commerce de Nivelles.

13. Par exploit du 11 janvier 2007, la demanderesse introduit, quant à elle, devant le président du tribunal de commerce de Nivelles une action tendant à entendre ordonner aux défendeurs de cesser, sous peine d'astreinte, de faire usage des marques Benelux figurative « N » et verbale « NATHAN BAUME » pour les produits des classes 18 (cuir) et 25 (vêtements) sur la base des articles 2.20.1.a, b et c, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) et de l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur.

Par voie reconventionnelle, les défendeurs demandent qu'il soit ordonné à la demanderesse de cesser de fabriquer, commercialiser, mettre en vente et distribuer, sous peine d'astreinte, des produits de maroquinerie autres que des produits de petite maroquinerie, notamment des sacs à main, avec les noms commerciaux « N », « NATHAN » et « NATHAN BAUME ».

Par un jugement rendu le 9 mai 2007, la demanderesse est déboutée de sa demande et est condamnée à cesser, sous peine d'astreinte, de fabriquer, commercialiser, mettre en vente et distribuer des sacs à main identiques ou similaires à ceux que distribuent les défendeurs sous lesdits noms.

14. Statuant sur l'appel des défendeurs contre le jugement du 19 octobre 2006, la cour d'appel de Bruxelles, par l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007, dit cet appel non fondé pour les motifs suivants :

- au regard de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle :

- la marque figurative Benelux « N » n'est pas anticipée ; la demanderesse n'a été ni agent des défendeurs ni titulaire d'une licence pour cette marque ; celle-ci ne ressemble pas à la marque verbale antérieure « NATHAN » et n'est pas notoirement connue ; une action en nullité pour dépôt de mauvaise foi est prescrite ;

- la marque figurative Benelux « NATHAN » n'a pas été déposée en dépit d'une relation de représentation ou d'agence et une demande en nullité pour dépôt de mauvaise foi est prescrite ;

- la marque verbale Benelux « NATHAN BAUME » ne saurait donner lieu à un risque de confusion avec la marque antérieure Benelux « NATHAN », ce qui rend sans intérêt l'allégation d'une mauvaise foi lors du dépôt ;

- au regard du fondement invoqué par les défendeurs et tiré du droit commun de la responsabilité civile :

- les marques figuratives Benelux « N » et « NATHAN » ne peuvent faire l'objet d'une demande de radiation pour abus de droit ou mauvaise foi, cette demande coïncidant en réalité avec une demande en annulation pour dépôt de mauvaise foi, laquelle demande est prescrite depuis le 14 août 2003 ;

- le dépôt de la marque verbale Benelux « NATHAN BAUME » n'est pas fautif et n'a causé aucun dommage aux défendeurs.

Statuant sur les appels principal de la demanderesse et incident des défendeurs contre le jugement du 9 mai 2007, l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 décide par ailleurs que les défendeurs ne peuvent pas utiliser les marques « N », « NATHAN » et « NATHAN BAUME » pour d'autres produits que des sacs à main et des chaussures et que la demanderesse ne peut pas les utiliser pour ces derniers produits.

14. C'est contre ces dernières décisions que le pourvoi en cassation est dirigé, sous la réserve que ces décisions ne sont pas critiquées dans la mesure où elles sont relatives à la marque « NATHAN ».

Le pourvoi est aussi dirigé, pour autant que de besoin, contre l'arrêt interprétatif du 12 septembre 2008 qui a interprété les notions de « sacs à main » et d'« usage dans la vie des affaires » auxquelles le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2007 se réfère.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 6, 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe général du droit prohibant l'abus de droit ;

- principe général du droit selon lequel le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement, principe exprimé notamment à l'article 1736 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, l'article 1780 du Code civil et l'article 43 du Code des sociétés, ou, subsidiairement, au cas où il ne s'agirait pas d'un principe général du droit, ces trois dispositions légales en tant qu'elles expriment la règle selon laquelle le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement et, pour autant que de besoin, lesdits articles ;

- articles 2.20, alinéa 1er, et 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, faite à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la loi du 22 mars 2006.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir dit non fondés tant l'appel des défendeurs que leur demande nouvelle par lesquels ils poursuivaient la nullité ou la déchéance des enregistrements Benelux des marques « N », « Nathan » et « Nathan Baume », et donc après avoir reconnu la validité et le maintien de ces enregistrements au profit de la demanderesse pour tous les produits visés, y compris les sacs à main et les chaussures, l'arrêt attaqué du 8 septembre 2007, interprété par celui du 12 septembre 2008, assortit son interdiction aux défendeurs de faire usage des marques « N » et « Nathan Baume » d'une exception pour ce qui est des sacs à main et des chaussures, dans les termes suivants :

« a. Constate qu'en faisant usage des marques Benelux ‘N', enregistrée sous le n° 0636308 pour des produits repris dans les classes 14, 16, 18, 22 et 25 de la classification de Nice, et ‘Nathan Baume', enregistrée sous le n° 0712962 pour les produits des classes 18 et 25, tels qu'ils sont énumérés dans lesdits enregistrements, sauf pour des sacs à main ou des chaussures, [les défendeurs] portent atteinte à ces marques et posent un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;

b. Ordonne [aux défendeurs] de cesser de faire usage, dans la vie des affaires et dans les deux mois qui suivront la signification de l'arrêt, d'un signe identique ou ressemblant aux marques Benelux ‘N', enregistrée sous le

n° 0636308 pour les produits repris dans les classes 14, 16, 18, 22 et 25 de la classification de Nice, et ‘Nathan Baume', enregistrée sous le n° 0712962 pour des produits des classes 18 et 25, tels qu'ils sont énumérés dans lesdits enregistrements, sauf pour des sacs à main ou des chaussures, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ».

Et cela pour les motifs suivants :

« Le maintien de l'enregistrement des différentes marques au profit de [la demanderesse] lui confère, il est vrai, un droit d'usage exclusif. Théoriquement, elle serait donc en droit d'obtenir la cessation de toute commercialisation des produits faisant usage desdites marques.

[La demanderesse] ne fait pas mystère que sa décision d'introduire une action en cessation constituait une réponse au refus de [la défenderesse] d'entrer, après le prononcé du premier jugement du tribunal de commerce de Nivelles, dans un processus de cogestion qu'elle appelait de ses vœux. La demande, telle qu'elle était formulée dans sa rigueur absolue, venait par ailleurs se heurter à dix années de pratiques contraires.

En utilisant une procédure à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été prévue, [la demanderesse] a commis un abus de droit. (...)

En ce qui concerne les marques ‘N' et ‘Nathan Baume', dont l'usage - faut-il le rappeler - n'est pas réglé par les conventions de 1990 et de 1995, [la demanderesse] a toujours reconnu que [la défenderesse] était en droit d'utiliser ces signes, notamment pour les sacs à main et les chaussures.

Contrairement à ce qu'elle a tenté de soutenir dans sa lettre du 15 décembre 2003, il ne fut jamais question dans son chef d'octroi d'une licence à durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction, mais bien d'un partage de l'exploitation de ces marques. [La demanderesse] ira même jusqu'à reconnaître une forme de copropriété sur les signes, utilisant, entre autres, la première personne du pluriel dans sa lettre du 18 décembre 2001 lorsqu'elle parlait du dépôt de la lettre N.

Il s'en déduit que depuis les enregistrements des 14 août 1998 et 24 janvier 2002, [la demanderesse] a donné un consentement irrévocable à ce que [la défenderesse] applique ces marques sur les sacs à main et les chaussures.

Tant que les parties se cantonnaient, l'une dans la distribution des sacs et des chaussures, et l'autre dans la maroquinerie, leurs relations restaient sinon harmonieuses, à tout le moins correctes. La difficulté a surgi lorsque [la demanderesse] a commencé à commercialiser d'autres produits et a exigé une concertation sur le choix des matières et des coloris, ainsi que sur la communication.

Interdire [aux défendeurs] de faire usage des marques ‘N' et ‘Nathan Baume' pour des sacs à main et des chaussures constituerait, dès lors, un abus de droit ».

Griefs

1. En vertu de l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif qui lui permet d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, notamment l'usage, dans la vie des affaires, de la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ou d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Ce droit exclusif est circonscrit par quelques restrictions inscrites à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

2. En vertu de l'article 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque peut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée.

Un tiers (une autre personne que le titulaire) ne peut faire usage de la marque que s'il bénéficie d'une licence, laquelle constitue le consentement visé à l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Aucune autre possibilité n'est prévue par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, en vertu de laquelle un tiers puisse faire de celle-ci un usage compris dans le droit exclusif du titulaire tel que ce droit exclusif est défini par les articles 2.20 et 2.23 de cette convention.

Donner son consentement à l'usage d'une marque, c'est s'engager à ne pas s'y opposer.

3. Or, il est de règle, et même d'ordre public, qu'une obligation ne peut pas être consentie à titre irrévocable ou perpétuel, elle ne peut l'être que pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, l'engagement pouvant en ce dernier cas prendre fin à tout moment par la seule volonté de son auteur (résiliation unilatérale), sans justification nécessaire (« ad nutum »).

L'article 1780 du Code civil exprime cette règle à propos du louage de services. L'article 1736 du même code, remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991, exprime la règle à propos du louage de choses. L'article 1869 du même code, aujourd'hui abrogé, l'exprimait à propos du contrat de société. On la retrouve exprimée à l'article 43 du Code des sociétés.

4. La cour d'appel ne constate nulle part, et les défendeurs ne soutenaient pas davantage, que la demanderesse eût donné pour une durée déterminée son consentement à l'usage par eux de ces marques pour ces produits, ni qu'elle eût retiré ce consentement avant l'expiration d'une telle durée.

5. Or, l'arrêt attaqué décide que la demanderesse ne peut interdire aux défendeurs l'usage des marques « N » et « Nathan Baume » pour les sacs à main et les chaussures aux motifs 1) qu'une telle action en cessation d'usage est détournée de ses fins parce qu'elle répond à un refus d'accord de la part des défendeurs et se heurte à une longue pratique contraire et 2) que cela « constituerait, dès lors, un abus de droit » en raison du « consentement irrévocable » donné par elle à cet usage partagé.

6. Par le premier motif, l'arrêt attaqué méconnaît d'abord à la fois le droit exclusif attaché à la marque enregistrée et la notion d'abus de droit ou de faute en considérant comme un abus de droit, et donc non fondée, l'action judiciaire par laquelle s'exerce ledit droit exclusif après que l'engagement de son titulaire de ne pas l'exercer a pris fin, et sans relever aucun autre fait ou circonstance que le refus du bénéficiaire de cet engagement d'encore s'entendre avec le titulaire après une longue période.

6.1. En effet, en vertu de la nature même du droit exclusif attaché à la marque, le titulaire décide librement de l'usage de celle-ci et seul le consentement donné par le titulaire à l'usage concerné de la marque fait obstacle à l'action visant à faire cesser cet usage.

Dès lors, en l'absence de ce consentement de sa part, le titulaire dispose pleinement de son droit exclusif et doit pouvoir l'exercer en justice.

L'arrêt attaqué, qui constate le défaut du maintien de ce consentement mais refuse à la demanderesse l'exercice du droit exclusif attaché à la marque, méconnaît donc le contenu légal de ce droit exclusif (violation de l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).

6.2. Il méconnaît en même temps la notion d'abus de droit ou de faute : un tel exercice en justice du droit exclusif ne peut pas être considéré, au regard de l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, comme fait à une autre fin que celle pour laquelle ce droit a été institué par la loi, et ainsi abusif, en raison de la seule circonstance qu'il fait suite au défaut d'accord, en l'espèce non maintenu, entre le titulaire et le défendeur, alors que cette circonstance est au contraire inhérente au droit exclusif tel que défini par la loi.

Par là, l'arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil (si l'on considère qu'il s'est placé dans le champ extracontractuel), 1134, alinéa 3, du même code (s'il faut considérer qu'il se fonde sur une relation contractuelle) et le principe général du droit prohibant l'abus de droit et, au besoin, l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

7. Par le second motif prérappelé, l'arrêt attaqué méconnaît également la règle d'ordre public de l'interdiction des engagements perpétuels par la qualification d'irrévocable qu'il donne au consentement de la demanderesse et par la conséquence qu'il en déduit que l'action en cessation d'usage des marques concernées constitue un abus de droit (violation du principe général du droit selon lequel le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement et violation des articles 6 et 1736 du Code civil, ce dernier tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, de l'article 1780 du Code civil et de l'article 43 du Code des sociétés en tant qu'ils expriment ce principe général du droit ou, à défaut, en tant que tels).

8. Aussi bien la notion d'abus de droit est-elle violée, le juge ne pouvant qualifier comme tel l'exercice d'un droit du seul fait qu'il succède à la résiliation par son titulaire de l'engagement à durée indéterminée de ne pas l'exercer (violation du principe général du droit prohibant l'abus de droit et des articles 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil qui l'expriment respectivement en matière contractuelle et en matière quasi délictuelle, selon que l'on considère que l'arrêt se place à l'un ou l'autre point de vue).

9. De même, l'arrêt attaqué viole-t-il à la fois les articles 2.20, alinéa 1er, et 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle par ce second motif selon lequel il y a un partage de l'exploitation des marques par l'effet d'un consentement irrévocable de la demanderesse alors que, en vertu dudit article 2.32, alinéa 1er, c'est seulement par une licence que le titulaire d'une marque peut consentir à l'exploitation de sa marque, ce qui exclut par la nature personnelle et non perpétuelle de cet engagement qu'il puisse y avoir partage définitif de l'exploitation d'une marque, et alors que, en vertu dudit article 2.20, alinéa 1er, seul le titulaire, par cette qualité même, a un droit exclusif d'usage de la marque (violation de ces deux dispositions de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et, au besoin, du principe général du droit et des dispositions légales visées au point 7 ci-dessus).

10. Enfin, subsidiairement, à supposer que l'arrêt attaqué ait pu légalement qualifier d'un abus de droit dans le chef de la demanderesse l'action de celle-ci visant à faire cesser l'usage litigieux des marques concernées, encore méconnaît-il la sanction qui s'y attache, en déclarant non fondée cette action, c'est-à-dire en privant entièrement la demanderesse de l'exercice de son droit, alors que cette sanction ne peut consister soit qu'à réduire l'exercice du droit à sa mesure normale et non à l'empêcher totalement, soit à faire réparer le préjudice que l'abus, une fois commis, a causé (seconde solution exclue en l'espèce à défaut pour l'action d'avoir été accueillie et donc d'avoir pu être exécutée et causer un préjudice) (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil [si l'on considère que l'arrêt attaqué s'est placé dans le champ extracontractuel] et du principe général du droit prohibant l'abus de droit).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 6, 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe général du droit prohibant l'abus de droit ;

- principe général du droit selon lequel le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement, principe exprimé notamment à l'article 1736 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, l'article 1780 du Code civil et l'article 43 du Code des sociétés, ou, subsidiairement, au cas où il ne s'agirait pas d'un principe général du droit, ces trois dispositions légales en tant qu'elles expriment la règle selon laquelle le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement et, pour autant que de besoin, lesdits articles ;

- articles 2.20, alinéa 1er, 2.26, alinéa 1er, a), et 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, faite à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la loi du 22 mars 2006 ;

- articles 23, 1° (tel que modifié par l'article 5, 1°, de la loi du 25 mai 1999) et 8° (tel que modifié par l'article 5, 6°, de la loi du 25 mai 1999), ainsi que 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir dit non fondés tant l'appel des défendeurs que leur demande nouvelle par lesquels ils poursuivaient la nullité ou la déchéance des enregistrements Benelux des marques « N », « Nathan » et « Nathan Baume », et donc après avoir reconnu la validité et le maintien de ces enregistrements au profit de la demanderesse pour tous les produits visés, y compris les sacs à main et les chaussures, l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007, interprété par celui du 12 septembre 2008, statuant sur les appels des parties contre le jugement du 9 mai 2007, interdit à la demanderesse l'usage des marques « N » et « Nathan Baume » pour les sacs à main et les chaussures, dans les termes suivants :

« c. Constate qu'en faisant usage, dans la vie des affaires, des signes ‘N', ‘Nathan' et ‘Nathan Baume' pour des sacs à main et des chaussures, [la demanderesse] commet un acte de concurrence déloyale portant préjudice aux intérêts de [la défenderesse] ;

d. Ordonne à [la demanderesse] de cesser de faire usage, dans la vie des affaires et dans les deux mois qui suivront le signification [de l'arrêt attaqué], d'un signe identique ou ressemblant aux marques ‘N', ‘Nathan' et ‘Nathan Baume', enregistrées sous les numéros 0636308, 0636309 et 0712962, pour des sacs à main ou des chaussures, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée »,

pour les motifs suivants :

« [La demanderesse] a toujours reconnu volontairement et en dehors de toute convention que l'interdiction qui pesait sur elle de ne pas faire de concurrence déloyale à M. B., en ce qui concerne la fabrication et la distribution de sacs avec les modèles et le nom ‘Nathan' (cf. article 3 de la convention du 6 juin 1990), s'est étendue aux marques ‘N' et ‘Nathan Baume' pour les sacs à main et les chaussures dont les collections sont intimement liées.

Les pièces déposées par [la défenderesse] démontrent qu'elle a énormément investi, depuis de nombreuses années, pour faire connaître au public ce type de produits de haute qualité.

Dans les circonstances de l'espèce, vouloir entamer dans le chef de [la demanderesse] une commercialisation de ce type de produits sous les marques ‘N' et ‘Nathan Baume' constituerait un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle tirerait indûment profit de toute la publicité effectuée par [la seconde défenderesse] et serait susceptible de créer une grave confusion dans l'esprit de la clientèle ».

Griefs

1. En vertu de l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif qui lui permet d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, notamment l'usage dans la vie des affaires de la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, ou d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Ce droit exclusif est circonscrit par quelques restrictions légales inscrites à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

Ce droit exclusif d'usage implique, à l'évidence, le droit pour le titulaire de la marque de l'utiliser lui-même ou d'en autoriser l'usage à un tiers de son choix (licence).

Le titulaire de la marque est, au demeurant, tenu d'exercer ce droit d'usage sous peine de déchéance de son droit à la marque (article 2.26, alinéa 1er, a), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).

2. Comme exposé au soutien du premier moyen (points 2 et 3 des griefs), en vertu de l'article 2.32, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque ne peut être utilisée par un tiers dans le champ du droit exclusif que par l'effet d'une licence et celle-ci, si elle n'est pas consentie pour une durée déterminée, peut à tout moment être résiliée par la volonté unilatérale de l'une ou l'autre des parties, et donc par le titulaire de la marque, en raison de l'interdiction de la perpétuité des obligations.

L'engagement à durée indéterminée ici en cause est celui fréquemment consenti par le titulaire, en complément de l'autorisation d'utiliser la marque, de ne pas faire lui-même usage de la marque, ce que l'arrêt attaqué décrit en l'espèce comme « l'interdiction » que la demanderesse s'était faite de « faire concurrence » sous les marques litigieuses pour des sacs à main et des chaussures. Une telle licence est alors dite exclusive au sens strict.

3. Lorsqu'une telle licence prend fin, il résulte de l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle que le titulaire reprend le plein exercice de son droit exclusif et peut utiliser sa marque. Il en résultera nécessairement et légalement que le tiers, n'étant plus autorisé à l'usage de la marque, ne verra plus opérer à son profit les effets de la marque sur le marché.

Le « profit » résultant pour le titulaire de l'usage par lui de la marque au regard de la publicité faite par le tiers autorisé auparavant et le « risque de confusion » ne sont ainsi que les conséquences nécessaires et légales du droit pour le titulaire d'utiliser sa marque après qu'il en a retiré l'autorisation donnée à ce tiers et qu'il a mis fin à son abstention d'usage.

4. Certes, le titulaire d'une marque enregistrée ne peut-il faire de celle-ci un usage contraire à la loi, et notamment à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur. On ne peut toutefois, à peine de vider de son contenu le droit du titulaire d'utiliser sa marque, considérer cet usage comme contraire à la loi précitée sans relever l'une ou l'autre circonstance particulière, c'est-à-dire distincte de ce qui constitue la conséquence susdécrite et inhérente à l'exercice du droit d'usage de la marque par le titulaire lorsqu'un tiers n'est plus autorisé à cet usage.

5. L'arrêt attaqué constate que la demanderesse entend utiliser elle-même les marques litigieuses pour des sacs à main et des chaussures ; il avait donc été mis fin par la demanderesse à sa reconnaissance d'une « interdiction » pesant sur elle (ibidem) de ne pas utiliser les marques pour des sacs à main et des chaussures.

Il résulte aussi de la demande même formée par la demanderesse d'interdire aux défendeurs tout usage des marques litigieuses que la demanderesse avait mis fin à son consentement à tout usage par eux de ces marques.

6. La cour d'appel ne constate nulle part, et les défendeurs ne soutenaient pas davantage, que la demanderesse eût donné pour une durée déterminée son consentement à l'usage par eux de ces marques pour ces produits, ni qu'elle se fût engagée pour une durée déterminée à ne pas utiliser les marques litigieuses pour ces deux catégories de produits.

7. En considérant comme un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la défenderesse l'usage des sacs à main et des chaussures des marques « N » et « Nathan Baume » par la demanderesse qui a mis fin à son engagement de consentir à cet usage par elle et de ne pas utiliser elle-même ces marques pour ces produits, et en interdisant en conséquence définitivement à la demanderesse cet usage de ces deux marques, l'arrêt attaqué méconnaît à la fois :

- l'effet de retrait de l'engagement du titulaire de ne pas utiliser sa marque, c'est-à-dire de la fin de la licence consentie (violation de l'article 2.32 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) ;

- le droit de celui qui a pris un engagement à durée indéterminée de ne pas faire, en l'espèce l'engagement du titulaire d'une marque de ne pas s'opposer à un certain usage de celle-ci et de ne pas utiliser lui-même la marque, de mettre fin unilatéralement et à tout moment à cet engagement (violation du principe général du droit selon lequel le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement et violation des articles 6 et 1736 du Code civil, ce dernier tel que remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, de l'article 1780 du Code civil et de l'article 43 du Code des sociétés en tant qu'ils expriment ce principe général du droit ou, à défaut, en tant que tels) ;

- le droit du titulaire d'une marque enregistrée d'utiliser celle-ci pour tous les produits couverts par l'enregistrement à l'exclusion de tout tiers non autorisé par lui (violation de l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle), ainsi que, au besoin, le devoir de ce titulaire de faire usage de la marque pour tous ces produits à peine de déchéance de son droit à la marque (violation de l'article 2.26, alinéa 1er, a), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) ;

- la notion d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (« concurrence déloyale ») inscrit à l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur ainsi que les notions de publicité trompeuse (article 23, 1°, de la même loi) et de publicité prêtant à confusion (article 23, 8°, de la même loi) dès lors que ne peut pas être interdit en vertu de ces articles, et sauf autre circonstance particulière que l'arrêt attaqué ne constate pas, un acte qui n'est que l'exercice d'un droit accordé par la loi, en l'espèce celui du titulaire d'une marque enregistrée d'en faire usage après qu'un tiers ne bénéficie plus de son engagement de ne pas utiliser la marque (violation desdits articles 23, 1° et 8°, ainsi que 93 de la loi du 14 juillet 1991 tels que visés au moyen) ;

- au besoin, s'il faut comprendre que par « concurrence déloyale », l'arrêt attaqué a entendu un abus de droit, et pour la raison qui vient d'être exposée, la notion d'abus de droit (violation du principe général du droit prohibant l'abus de droit et des articles 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil qui l'expriment respectivement en matière contractuelle et en matière quasi délictuelle, selon que l'on considère que l'arrêt se place à l'un ou l'autre point de vue).

8. Subsidiairement, au cas où il aurait légalement jugé qu'il y avait violation d'une des dispositions précitées de la loi susdite du 14 juillet 1991 ou un abus de droit, l'arrêt attaqué, en interdisant définitivement à la demanderesse l'usage litigieux de ses marques, et en n'adoptant pas une solution moins restrictive, méconnaît le droit du titulaire d'une marque enregistrée d'utiliser celle-ci pour tous les produits couverts par l'enregistrement (violation de l'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) et, au besoin, le devoir dudit titulaire de le faire (violation de l'article 2.26, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Suivant l'article 2.20.1., a et b, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en abrégé C.B.P.I., la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif qui lui permet d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

En vertu de l'article 2.32, alinéa 1er, de ladite convention, la marque peut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée.

Ces articles sont la transposition des articles 5, § 1er, et 8, § 1er, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

2. Après avoir admis la validité et le maintien des enregistrements Benelux des marques « N » et « NATHAN BAUME » au profit de la demanderesse pour tous les produits visés, y compris les sacs à main et les chaussures, l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 énonce que « le maintien de [ces enregistrements] lui confère [...] un droit d'usage exclusif » et que, « théoriquement, elle serait donc en droit d'obtenir la cessation de toute commercialisation des produits faisant usage desdites marques ».

L'arrêt déclare cependant non fondée la demande de la demanderesse tendant à entendre ordonner aux défendeurs de cesser de faire usage de ces marques pour des sacs à main et des chaussures.

A l'appui de cette décision, il relève que la demanderesse « ne fait pas mystère que sa décision d'introduire une action en cessation constituait une réponse au refus de [la défenderesse] d'entrer [...] dans un processus de cogestion qu'elle appelait de ses vœux » et que « la demande, telle qu'elle était formulée dans sa rigueur absolue, venait par ailleurs se heurter à dix années de pratiques contraires ».

L'arrêt constate à cet égard que la demanderesse « a toujours reconnu que [la défenderesse] était en droit d'utiliser [les] signes [« N » et « NATHAN BAUME »], notamment pour les sacs à main et les chaussures, [qu'] il ne fut jamais question dans son chef d'octroi d'une licence à durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction, mais bien d'un partage de l'exploitation de ces marques, [que la demanderesse] ira même jusqu'à reconnaître une forme de copropriété sur les signes, utilisant, entre autres, la première personne du pluriel dans la lettre du 18 décembre 2001, lorsqu'elle parlait du dépôt de la lettre N [et qu'] il s'en déduit que, depuis les enregistrements des 14 août 1998 et 24 janvier 2002, [la demanderesse] a donné un consentement irrévocable à ce que [la défenderesse] applique ces marques sur les sacs à main et les chaussures ».

L'arrêt précise, en outre, que, « tant que les parties se cantonnaient, l'une dans la distribution des sacs et des chaussures, et l'autre dans la petite maroquinerie, leurs relations restaient sinon harmonieuses à tout le moins correctes » et que « la difficulté a surgi lorsque [la demanderesse] a commencé à commercialiser d'autres produits et a exigé une concertation sur le choix des matières et des coloris, ainsi que sur la communication ».

L'arrêt en conclut que la demanderesse a utilisé la procédure « à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été prévue » et a, de la sorte, commis un abus de droit.

3. Le moyen soutient qu'un tiers, soit une personne autre que le titulaire, ne peut faire usage d'une marque déposée ou enregistrée que s'il bénéficie d'une licence, laquelle constitue le consentement visé à l'article 2.20, alinéa 1er, précité, et que, celle-ci s'analysant en un engagement à ne pas s'opposer à l'usage de la marque, elle ne peut être contractée que pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais, en ce dernier cas, sous la réserve qu'elle puisse prendre fin à tout moment par la seule volonté de son auteur, sans qu'une justification soit nécessaire, par la voie d'une résiliation unilatérale ad nutum.

3.1. Dès lors qu'il n'était pas question en l'espèce d'une licence à durée déterminée, le moyen reproche, en premier lieu, à l'arrêt de méconnaître la notion d'abus de droit ou de faute en déclarant non fondée, comme procédant d'un tel abus, l'action par laquelle la demanderesse a exercé ce droit après avoir mis fin à son engagement de ne pas l'exercer, sans relever aucun autre fait ou circonstance que le refus des défendeurs bénéficiaires de cet engagement d'encore s'entendre avec elle après une longue période.

L'arrêt ne se borne cependant pas à avoir égard à ce refus des défendeurs, mais prend en considération, outre le partage de l'exploitation des marques litigieuses intervenu dans le cadre d'une forme de copropriété au cours de cette période, le mobile de rétorsion qui a justifié l'introduction de sa demande par la demanderesse et le caractère rigoureux de la formulation de cette demande.

Dans la mesure où il formule ce grief, le moyen procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et manque en fait.

3.2. Le moyen soutient, cependant, également qu'en toute hypothèse, l'arrêt viole l'article 2.20, alinéa 1er, de la C.B.P.I. en refusant à la demanderesse l'exercice de son droit exclusif attaché aux marques litigieuses alors qu'il constate le défaut de maintien de son consentement à l'usage concerné de celles-ci par les défendeurs.

3.3. Le moyen fait grief, par ailleurs, à l'arrêt de considérer que la demanderesse a consenti d'une manière irrévocable à ce que la défenderesse fasse usage des marques litigieuses pour des sacs à main et des chaussures, alors que l'article 2.20, alinéa 1er, précité de la C.B.P.I., qui confère au seul titulaire un droit exclusif d'usage de la marque enregistrée, et l'article 2.32, alinéa 1er, de cette convention empêchent un partage définitif de l'exploitation de celle-ci.

3.4. Le moyen allègue encore qu'en toute hypothèse, l'arrêt n'a pu légalement, et notamment sans violer ces dispositions, sanctionner l'abus de droit qu'il retient dans le chef de la demanderesse en la privant entièrement de l'exercice de son droit.

3.5. Le moyen soulève ainsi diverses questions d'interprétation des articles 5, § 1er, et 8, § 1er, de la directive précitée, dont les articles 2.20, alinéa 1er, et 2.32, alinéa 1er, de la C.B.P.I. sont la transposition.

3.6. Il y a lieu, avant de statuer, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de sa nouveauté :

4. Pour contester la demande reconventionnelle des défendeurs, la demanderesse a fait valoir en conclusions que, « si un partenariat a existé entre parties à propos d'un partage de marché et d'une utilisation des marques ‘N' et ‘NATHAN BAUME', ce partenariat n'entendait nullement s'aligner obligatoirement et indéfiniment sur le partenariat passé qui ne concernait que la marque ‘NATHAN'» et que les défendeurs restaient « bien en peine d'établir un quelconque engagement définitif de la [demanderesse] au sujet de l'usage exclusif par eux des marques ‘N' et ‘NATHAN BAUME' pour les sacs à main ».

Le moyen, qui reproche à l'arrêt de méconnaître les implications du droit du titulaire d'une marque de mettre fin à une licence exclusive d'exploitation de celle-ci, n'est pas nouveau.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

5. A l'appui de sa décision d'ordonner à la demanderesse de cesser de faire usage d'un signe identique ou ressemblant aux marques « N » et « NATHAN BAUME » pour des sacs à main et des chaussures, l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007, après avoir constaté qu'un partage de l'exploitation de ces marques et même une forme de copropriété sur ces signes étaient intervenus entre les parties, considère que la demanderesse « a toujours reconnu volontairement et en dehors de toute convention que l'interdiction qui pesait sur elle de ne pas faire de concurrence déloyale à M. B., en ce qui concerne la fabrication et la distribution de sacs avec les modèles et le nom ‘NATHAN' (cf. article 3 de la convention du 6 juin 1990), s'est étendue aux marques ‘N' et ‘NATHAN BAUME' pour les sacs à main et les chaussures dont les collections sont intimement liées, [que] les pièces déposées par [la défenderesse] démontrent qu'elle a énormément investi, depuis de nombreuses années, pour faire connaître au public ce type de produits de haute qualité [et que], dans les circonstances de l'espèce, vouloir entamer dans le chef de [la demanderesse] une commercialisation de ce type de produits sous les marques ‘N' et ‘NATHAN BAUME' constituerait un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle tirerait indûment profit de toute la publicité effectuée par [la défenderesse] et serait susceptible de créer une grave confusion dans l'esprit de la clientèle ».

6.1. Le moyen soutient que, lorsqu'une licence consentie par le titulaire d'une marque prend fin, ce titulaire reprend le plein exercice de son droit exclusif à la marque de sorte que le tiers, n'étant plus autorisé à l'usage de celle-ci, ne verra plus opérer à son profit ses effets sur le marché. Le moyen en déduit que le « profit » résultant pour le titulaire de l'usage par lui de la marque au regard de la publicité faite par le tiers autorisé auparavant et le « risque de confusion » ne sont que les conséquences nécessaires et légales du droit pour le titulaire d'utiliser sa marque après qu'il en a retiré l'autorisation donnée à ce tiers et qu'il a mis fin à son abstention d'usage. Le moyen admet, en outre, que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut faire de celle-ci un usage contraire à la loi, et notamment à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, mais fait valoir qu'un tel usage contraire suppose que soit relevée l'une ou l'autre circonstance particulière, c'est-à-dire distincte de ce qui constitue la conséquence ci-dessus décrite et inhérente à l'exercice du droit d'usage de la marque par le titulaire lorsqu'un tiers n'est plus autorisé à cet usage.

Le moyen souligne que le titulaire de la marque est au demeurant tenu d'exercer ce droit d'usage sous peine de subir la déchéance de son droit à la marque en vertu de l'article 2.26, alinéa 1er, a, de la C.B.P.I.

6.2. Il allègue subsidiairement que l'arrêt n'a pu légalement interdire définitivement à la demanderesse l'usage litigieux de ses marques.

6.3. Il reproche à l'arrêt de méconnaître pour ces motifs les dispositions précitées de la C.B.P.I.

6.4. Le moyen soulève ainsi également des questions d'interprétation des articles 5, § 1er, et 8, § 1er, de la directive précitée, qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait prononcé par voie de décision préjudicielle sur les questions suivantes :

1.1. L'article 5, § 1er, et l'article 8, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit exclusif conféré par la marque enregistrée ne peut définitivement plus être opposé par son titulaire à un tiers, pour tous les produits visés lors de l'enregistrement :

- lorsque, pendant une longue période, le titulaire a partagé l'exploitation de cette marque avec ce tiers dans le cadre d'une forme de copropriété pour une partie des produits visés ?

- lorsque, à l'occasion de ce partage, il a donné à ce tiers son consentement irrévocable à ce que celui-ci fasse usage de cette marque pour ces produits ?

1.2. Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l'application d'une règle nationale, telle que celle suivant laquelle le titulaire d'un droit ne peut exercer celui-ci d'une manière fautive ou abusive, peut aboutir à empêcher définitivement l'exercice de ce droit exclusif pour une partie des produits visés ou en ce sens que cette application doit être limitée à sanctionner autrement ledit exercice fautif ou abusif du droit ?

2.1. L'article 5, § 1er, et l'article 8, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque le titulaire d'une marque enregistrée met fin à son engagement envers un tiers de ne pas faire usage de cette marque pour certains produits, et entend ainsi reprendre lui-même cet usage, le juge national peut néanmoins définitivement interdire cette reprise d'usage au motif qu'elle est constitutive de concurrence déloyale parce qu'il en résultera pour le titulaire un profit tiré de la publicité effectuée auparavant à propos de la marque par ledit tiers et une confusion possible dans l'esprit de la clientèle, ou doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national doit adopter une sanction différente n'empêchant pas définitivement cette reprise d'usage par le titulaire ?

2.2. Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l'interdiction définitive d'usage par le titulaire se justifie lorsque le tiers a investi depuis de nombreuses années pour faire connaître au public les produits pour lesquels il a été autorisé par le titulaire à faire usage de la marque ?

Réserve les dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille onze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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  • Marque communautaire

  • Rapprochement

  • Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988

  • Articles 5, § 1er, et 8, § 1er

  • Marque enregistrée

  • Droit exclusif

  • Opposabilité

  • Interdiction définitive d'usage

  • Conditions

  • Questions préjudicielles

  • Cour de Justice de l'Union européenne