- Arrest van 3 februari 2012

03/02/2012 - C.10.0462.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Namaak vereist niet dat de uitvinding volledig wordt overgenomen; het is vereist maar voldoende dat de wezenlijke kenmerken van de uitvinding waarop het octrooi betrekking heeft terug te vinden zijn in de werkwijze of het voortbrengsel van de derde; bijkomstige of oppervlakkige verschillen sluiten namaak niet noodzakelijk uit; deze regels gelden eveneens als de conclusies van het octrooi bestaan in een of meer rekenkundige grootheden (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2011, nr. ...


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0462.F

1. NOUVAG DENTAL-UND MEDIZINTECHNIK GmbH, vennootschap naar Duits recht,

2. NOUVAG AG, vennootschap naar Zwitsers recht,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. J. M.,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. ENDOSCOPIE RICHARD WOLF BELGIUM nv.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 15 oktober 2009 van het hof van beroep te Brussel.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen voeren een middel aan:

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 van de Grondwet;

- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;

- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 26, eerste lid, 27, § 1, en 52, §1, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien;

- de artikelen 63 en 69 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt te München op 5 oktober 1973, goedgekeurd bij de wet van 8 juli 1977, en het protocol inzake de uitleg van artikel 69, dat gevoegd is bij dit verdrag en er krachtens artikel 164 (1) deel van uitmaakt;

- algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging;

- algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genaamd.

Aangevochten beslissingen

Het arrest beslist dat de eiseressen en de verweerster een toestel dat dezelfde wezenlijke kenmerken vertoont als het voorwerp waarop het octrooi van de verweerder betrekking heeft hebben vervaardigd, aangeboden, in het verkeer gebracht, ingevoerd en in voorraad hebben gehad, dat namaak aldus bewezen is en het hoofdberoep gegrond is.

Bijgevolg verklaart het voor recht dat de eiseressen en de verweerster zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op het octrooi van de verweerder, veroordeelt het voornoemde partijen om de inbreuken op dat octrooi in België stop te zetten en hem een schadevergoeding van 40.455,50 euro, vermeerderd met de compensatoire interest, te betalen.

Het arrest verklaart bijgevolg de door de verweerster tegen de eiseressen ingestelde vordering tot tussenkomst en vrijwaring gegrond, spreekt de ontbinding uit van de verkoop van het als namaak beschouwde toestel, en veroordeelt de eiseressen in solidum om de bedragen van 6.124,59 euro en 5.865,00 euro verhoogd met de interest terug te betalen aan de verweerster. Het legt de kosten van beide instanties ten laste van de eiseressen.

Het arrest baseert de beslissing dat er sprake is van namaak en de daaruit voortvloeiende beslissingen op de volgende gronden:

"18.Namaak vereist niet dat het inbreukmakende goed op alle punten identiek zou zijn met het nagemaakte goed. Het volstaat dat het de wezenlijke kenmerken ervan vertoont (Brussel, 17 september 2004, Ing.-Cons., 2004, boek 3, 67).

De bijkomstige of oppervlakkige verschillen sluiten namaak niet noodzakelijk uit. Krachtens hetzelfde beginsel is er duidelijk geen sprake van namaak als het als namaak aangemerkte toestel een essentieel verschil vertoont met de uitvinding (M. Buydens, Droits des brevets d'invention, Brussel, Larcier, 1999, p. 198, nr. 385).

19.Het Vacuson-toestel kan als volgt worden omschreven (omschrijving, voorgesteld door de [verweerder]): [...]

Het wordt in een reclamefolder van [de verweerster] voorgesteld als een combinatie van toestellen voor liposuctie die op oordeelkundige en nauwkeurige wijze zijn bijeengebracht (pomp voor infiltratie en afzuiging met vibrerende canule). De vibraties in de canule worden opgewekt door een micromotor die geïntegreerd is in het handvat voor de canule. Die micromotor voert een opwaartse beweging van 2,5 mm uit die de canule doet vibreren op het handstuk.

Het toestel wordt door de deskundige Van Cutsem als volgt omschreven:

‘Het Vacuson-toestel voor vetafzuiging bestaat uit een zuigcanule die dient om onderhuids vet weg te zuigen via - de canule bevat immers een lengte as - een daartoe speciaal gemaakte toegangsopening. Die canule wordt gemonteerd op een mechanische motor die in een doos steekt en bestaat uit een een micromotor. Die motor bezit een toegang die bedoeld is om er een energiebron, meer bepaald een bron van elektrische energie, op aan te sluiten, en om een beweging te genereren bestemd voor de canule. De beweging van de canule is een vibrerende beweging die ten opzichte van de as van de canule uit twee componenten bestaat, de ene volgens de as zelf van de canule, de andere loodrecht daarop. Elke vibratie kan immers worden ontleed in twee bewegingen die loodrecht op elkaar staan. De voormelde micromotor voert een schoksgewijze beweging uit met een amplitudo van 2,5 mm die de canule aan het vibreren brengt'.

Deze beschrijving beantwoordt volkomen aan conclusie 1 en volstaat op zich al om van namaak te kunnen spreken.

[De eiseressen] betwisten evenwel op de basisconclusie inbreuk te hebben gemaakt en wel om de volgende redenen:

- de translatie van de Vacuson bedraagt minder dan twee millimeter terwijl de conclusie voorziet in een amplitude van 2 mm tot 1 cm;

- een component van de vibratie wordt niet gezocht en wordt zelfs zoveel mogelijk vermeden in de Vacuson waar er geen ruimte bestaat tussen de canule en de behuizing.

a) Over de translatie

20. De reclamefolders van de Vacuson, die zowel door [de eiseressen] als door [de verweerster] worden verspreid, maken gewag van een opwaartse beweging van 2,5 mm die de canule doet vibreren op het handstuk.

[De eiseressen] betogen dat die vermeldingen te wijten zijn aan een fout en dat in werkelijkheid de overlangse beweging van de canule niet meer bedraagt dan 1,9 mm of 1,98 mm als rekening wordt gehouden met de tolerantie van 0,04 mm die in de plannen staat aangegeven.

21.De [verweerder] eist de uitvinding voor zich op van een nutatiebeweging die bestaat uit een translatie tussen 2 mm en 1 cm, enerzijds, en een vibratie loodrecht op de as van de canule, anderzijds.

Zelfs als de reclamefolders [van de eiseressen] afwijken van de plannen van het toestel - wat de [verweerder] betwist -, dan nog moet worden vastgesteld dat, gelet op de door de [verweerder] opgeëiste grootte van de amplitude in de lengterichting, een verschil van 0,02 mm ten opzichte van de minimale amplitude als een bijkomstig of oppervlakkig verschil moet worden aangemerkt aangezien het niet meer dan één procent bedraagt.

Bij namaak moet meer belang gehecht worden aan de gelijkenissen dan aan de verschillen. In deze zaak geven [de eiseressen] evenwel toe dat [hun] toestel een overlangse beweging genereert waarvan de amplitude op één procent na overeenkomt met de door de [verweerder] opgeëiste amplitude.

Als de toestellen vervaardigd worden met een tolerantie van meer dan 0,04 mm (wat mogelijk is) , overschrijdt de amplitude van de translatie de 2 mm, wat wellicht verklaart waarom de reclamefolders gewag maken van een opwaartse beweging van 2,5 mm.

Bijgevolg heeft het door [de eiseressen] aangevoerde amplitudeverschil geen invloed op de namaak".

Grieven

...

Derde onderdeel

Artikel 17, § 2, eerste zin, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien bepaalt dat de octrooiaanvraag of -aanvragen het voorwerp van de gevraagde bescherming omschrijven. In dezelfde zin bepaalt artikel 26, eerste lid, van die wet dat "de beschermingsomvang van het octrooi bepaald wordt door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies". Artikel 27, § 1, van voormelde wet omschrijft bepaalde handelingen die betrekking hebben op een voortbrengsel of werkwijze "waarop het octrooi betrekking heeft" als een inbreuk op de rechten van de octrooihouder.

Die bepalingen zijn van toepassing op de Europese octrooien krachtens artikel 64 van het Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, goedgekeurd bij de wet van 8 juli 1977. Krachtens die bepaling heeft de houder van het Europees octrooi vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd in elk der Verdragsluitende Staten waarvoor het is erkend, dezelfde rechten als die welke hij zou ontlenen aan een in die Staat verleend nationaal octrooi.

Artikel 69 (1) van dat verdrag vermeldt dezelfde regel als die welke vervat is in artikel 26, eerste lid, van voormelde wet en waaraan hierboven werd herinnerd.

Naar luid van het bij voormeld verdrag gevoegd protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitlegging van dat artikel moet artikel 69 aldus worden uitgelegd dat het tegelijkertijd een redelijke bescherming verzekert aan de octrooihouder en een redelijke graad van rechtszekerheid biedt aan derden. Die uitleg moet het midden houden tussen een uitleg volgens welke de beschermingsomvang wordt bepaald door de strikte en letterlijke tekst van de conclusies en een uitleg volgens welke de conclusies alleen als richtlijn dienen voor de deskundige.

Krachtens die teksten moet de rechter, teneinde na te gaan of er van namaak sprake is, zich op het standpunt van de deskundige stellen en mag hij zich enkel baseren op de tekst van de conclusies, die hij zo nodig moet uitleggen aan de hand van de beschrijving en de tekeningen, zonder zich te moeten houden aan de strikte en letterlijke betekenis van die tekst maar zonder verder te mogen gaan dan wat een redelijke bescherming van de octrooihouder gebiedt, en dus zonder die bescherming uit te breiden tot wat de octrooihouder had willen beschermen maar wat niet in de conclusies vermeld wordt.

Als de conclusie gewag maakt van een kenmerk dat bestaat in een of meer rekenkundige grootheden, is het voorwerp waarop het octrooi betrekking heeft daardoor beperkt tot dat kenmerk. Het is de rechter verboden een of meer daarvan afwijkende waarden, hoe dicht ze ook bijeenliggen, als een reproductie van dat kenmerk te beschouwen tenzij hij vaststelt dat die afwijkende waarde of waarden volgens de deskundige niet in abstracto maar in concreto een gelijkwaardige uitwerking heeft of hebben als die van de opgeëiste uitvinding, zoniet miskent hij de redelijke graad van rechtszekerheid die aan derden moet worden geboden.

In dit geval geeft conclusie 1 van het octrooi van de verweerder het litigieuze kenmerk weer als volgt: "de amplitude van de translatiecomponent ligt tussen 2 mm en 1 cm", en vermeldt hierover verder niets.

Het arrest dat een translatie van 1,98 mm als een overneming van het litigieuze kenmerk aanmerkt op grond dat ze slechts een bijkomstig of oppervlakkig verschil vertoont of op één procent na overeenkomt met de minimale translatie van 2 mm waarvan sprake is in de conclusie, zonder hierbij vast te stellen dat die translatieamplitude volgens de deskundige in concreto een gelijkwaardige uitwerking heeft als de uitvinding waarop de conclusie betrekking heeft, miskent de redelijke graad van rechtszekerheid die aan derden moet worden geboden en schendt bijgevolg de bovengenoemde wettelijke bepalingen.

...

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

...

Derde onderdeel

Artikel 26, eerste lid, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien bepaalt dat de beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies.

Krachtens artikel 64 van het Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien heeft de houder van het Europese octrooi in elk der Verdragsluitende Staten waarvoor het is erkend, dezelfde rechten als die welke hij zou ontlenen aan een in die Staat verleend nationaal octrooi.

Artikel 69 van dat Verdrag bevat dezelfde regel als die welke is opgenomen in het bovenaangehaalde artikel 26, eerste lid, van de wet van 28 maart 1984.

Artikel 1 van het protocol inzake de uitlegging van dat artikel, dat op 5 oktober 1973 is goedgekeurd en deel uitmaakt van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, bepaalt dat artikel 69 niet mag worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europese octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg van artikel 69 moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

Artikel 27, § 1, van de wet van 28 maart 1984 bepaalt dat het octrooi de octrooihouder het recht geeft iedere derde bepaalde handelingen waarop het octrooi betrekking heeft te verbieden. Volgens artikel 64, derde lid, van het Verdrag inzake het Europese octrooi wordt elke inbreuk op het Europese octrooi beoordeeld overeenkomstig de nationale wet.

Namaak vereist niet dat de uitvinding volledig wordt overgenomen; het is vereist maar voldoende dat de wezenlijke kenmerken van de uitvinding waarop het octrooi betrekking heeft terug te vinden zijn in de werkwijze of het voortbrengsel van de derde. Bijkomstige of oppervlakkige verschillen sluiten namaak niet noodzakelijk uit.

Deze regels gelden eveneens als de conclusies van het octrooi bestaan in een of meer rekenkundige grootheden.

Om het verschil tussen het technisch kenmerk dat bestaat in een of meer rekenkundige grootheden van het van namaak betichte voorwerp, enerzijds, en het technisch kenmerk dat de uitvinding vertoont, anderzijds, als bijkomstig of oppervlakkig aan te merken, hoeft de rechter niet na te gaan of dat technisch kenmerk in concreto een gelijkaardige uitwerking heeft als het technisch kenmerk van de uitvinding.

Het arrest stelt vast dat de verweerder "de uitvinding voor zich opeist van een nutatiebeweging die bestaat uit [...] een translatie tussen 2 mm en 1 cm" en dat de eiseressen aanvoeren dat "de overlangse beweging van de canule [van het voorwerp dat een namaak is van de Vacuson] niet meer bedraagt dan [...] 1,98 mm, als rekening wordt gehouden met de tolerantie van 0,04 mm die op de plannen aangeduid staat".

Het arrest dat oordeelt dat, "gelet op de minimale amplitude die door de [verweerder] wordt opgeëist, een verschil van 0,02 mm ten opzichte van de minimale amplitude als een bijkomstig of oppervlakkig verschil moet worden aangemerkt aangezien het niet meer bedraagt dan één procent", verantwoordt naar recht de beslissing dat "het door [de eiseressen] aangevoerde amplitudeverschil geen invloed heeft op de namaak", en dat derhalve "de [eiseressen] wel degelijk een toestel dat dezelfde wezenlijke kenmerken vertoont als het voorwerp waarop het octrooi van [de verweerder] betrekking heeft hebben vervaardigd, aangeboden, in het verkeer gebracht, ingevoerd en in voorraad hebben gehad".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

...

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 3 februari 2012 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Namaak

  • Begrip

  • Toepassingsgebied