Hof van Beroep: Arrest van 9 Februari 2004 (Gent). RG 2002/AR/2433

HOF VAN BEROEP TE GENT

7de Kamer

Terechtzitting van 09-02-2004

Nr. 2002/AR/2433

in de zaak van

N.V. BELGACOM MOBILE, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Vooruitgangstraat 55, voorheen ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nr. 587.244 en thans met ondernemingsnummer 0 453 918 428,

appellante, hebbende als raadsman mr. Paul Maeyaert, advocaat met kantoor te 1080 Brussel, Havenlaan 16,

tegen

B.V.B.A. PROXI-MUSIC, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Robert de Preesterstraat 91 en ingeschreven in het handelsregister te Oudenaarde onder nr. 36.536,

geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. Jacques Vander Schelden, advocaat te 9700 Oudenaarde, Voorburg 3,

velt het Hof volgend arrest:

Partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 15 december 2003 in hun middelen en conclusies. De stukken werden ingezien.

Bij verzoekschrift d.d. 20 november 2002 stelt de N.V. Belgacom Mobile hoger beroep in tegen het vonnis van 9 juli 2002, op tegenspraak gewezen door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, die zitting hield zoals in kort geding (A.R. 2002/00165). Het hoger beroep is tijdig en regelmatig naar de vorm.

I. Feiten - procedure in eerste aanleg.

1

Appellante exploiteert sedert 1 j anuari 1994 een telecommunicatienetwerk van mobiele telefonie.

Zij is houdster van de merken, weergegeven in de hierna volgende tabel:

inschrijvingsnr. depotdatum

"Proxi" 611753 16 mei 1997

"Proximus" 537039 (woordmerk) en 30 september 1993 en

596060 (complex merk) 28 november 1996

"ProxiAccount" 60349.2 23 april 1997

'ProxiBill" 603491 23 april 1997

"ProxiBudget" 603490 23 april 1997

"ProxiCast" 0665889 9 juli 1999

"ProxiCell" 603495 23 april 1997

"ProxiClub" 595435 en 638602 21 juni 1996 en 15 januari 1998

"Proxi Comfort" 594682 6 juni 1996

"ProxiConnect" 665884 9 juli 1999

"ProxiContact" 0665656 29 juni1999

"Proxidata" 559881 6 december 1994

"ProxiDuo" 605291 8 januari 1997

"Proxifax" 559882 6 december 1994

"Proxiflex" 648927 25 september 1998

"ProxiFriends" 615069 18 maart 1997

"Proxifun" 599369 28 augustus 1996

"ProxiGo" 606881 26 november 1996

"ProxiHelp" 625721 3 juni 1997

"Proxihome" 647317 25 september 1998

"ProxiHost" 665886 9 juli 1999

"Proxilink" 581540 30 oktober 1995

"ProxiMail" 554798 21 november 1994

"ProxiManage" 960214 20 maart 2000

"ProxiMulti" 610440 14 januari 1997

"Proximus MultiMail" 642542 17 juni 1998

"ProxiNet" 666313 9 juli 1999

"ProxiNews" 625974 9 september 1997

"ProxiOptimal" 604297 23 april 1997

"ProxiPac" 594644 31 mei 1996

"ProxiPark" 618873 19 juni 1997

"ProxiPass" 618875 19 juni 1997

"ProxiPhone" 603044 29 november 1996

"Proxiplus" 598007 28 augustus 1996

"Proxipro" 599368 28 augustus 1996

"ProxiRent" 642836 2 september 1998

"ProxiReplace" 603494 23 april 1997

"Proxiservices" 589539 18 april 1996

"ProxiShop" 601547 19 maart 1997

"ProxiSolutions" 664763 9 juli 1999

"ProxiStart" 606880 26 november 1996

"ProxiSurf" 665887 9 juli 1999

"ProxiSwitch" 668382 26 oktober 1999

"ProxiText" 595158 31 mei 1996

"ProxiTime" 623674 18 juli 1997

"ProxiTouch" 625921 3 juni 1997

"ProxiTransfert' 665885 9 juli 1999

"ProxiValue" 601545 19 maart 1997

"Proxiview" 589540 18 april 1996

"ProxiVision" 603493 23 april 1997

"ProxiVolume" 595436 21 juni 1996

"ProxiWeb" 665888 9 juli 1999

"ProxiWorld" 610010 14 januari 1997

"Proxizone" 647318 25 september 1998

"Proxi is derhalve een zelfstandig merk (voor de klassen 9 (waren) en 35 en 38 (diensten), maar ook een dominerend bestanddeel in een heel aantal merken van appellante.

Appellante heeft ook het merk "Go for music" gedeponeerd op 15 januari 2001 voor de klassen 35, 38 en 41 en heeft op niet gekende datum de domeinnaam "Go for Music.be" laten registreren

2.

Geïntimeerde baat een bedrijf uit dat beveiligde digitale muziekbestanden verhuurt aan ondernemingen in de horecasector, warenhuizen en dergelijke. Zij stelt muziekinstallaties ter beschikking, waar, met vergunning van SABAM, muziekcomputerlijsten zijn opgenomen die, in willekeurige of in opgelegde volgorde, afgespeeld kunnen worden.

Zij heeft op 5 januari 2001 het teken "Proximusic" als Beneluxmerk gedeponeerd, naar verluidt aanvankelijk voor alle klassen, maar op 19 april 2001 beperkt tot de klassen 35, 38 en 41. Geïntimeerde brengt hierover geen stukken bij, zodat ook niet kan nagegaan worden of het om een woordmerk en/of een beeldmerk gaat.

Op 30 maart 2001 (stuk 1 van het dossier van geïntimeerde) stelt appellante geïntimeerde in gebreke om haar vennootschapsnaam te wijzigen en het merkdepot vrijwillig door te halen. Geintimeerde betwist dit (stuk 2 van haar dossier).

3.

De briefwisseling die volgt, leidt niet tot een vergelijk en appellante dagvaardt geiintimeerde op 7 februari 2002.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde, die zitting had zoals in kort geding, wees in het bestreden vonnis van 9 juli 2002 de vordering als ongegrond af.

II. Procedure in hoger beroep - grieven.

4.

Appellante is van mening dat de eerste rechter ten onrechte geoordeeld heeft dat artikel 13 A 1 c & d van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Beneluxverdrag van 19 maart 1962, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969, zoals achteraf aangevuld en gewijzigd - hierna BMW) hier niet overtreden werd.

Appellante is verder van oordeel dat ook artikel 13 A 1 b BMW geschonden werd door geïntimeerde.

Tot slot is appellante van oordeel dat geïntimeerde in elk geval een daad stelde die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 93 van de Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals achteraf gewijzigd (hierna WHPC) en dat artikel 23.8 van dezelfde wet geschonden is.

III. Beoordeling.

De bevoegdheid ratione materiae.

5.

Beide partijen gaan akkoord met de bevoegdheid van de Rechtbank en het Hof, die zitting nemen zoals in kort geding. Ambtshalve dient in casu geen middel met betrekking tot de bevoegdheid opgeworpen te worden.

Is er schending van artikel 13 A 1 BMW door het gebruik van "Proximusic" ten opzichte van de merken "Proximus ", "Proxi " en merken samengesteld met het dominante bestanddeel "Proxi "?

6.

In het algemeen oordeelt het Hof na een globale en synthetische beoordeling dat er een grote kans bestaat dat waren en / of diensten met het merk "Proximusic" door het relevante publiek zullen geïdentificeerd worden als afkomstig van appellante, als een van appellantes vele merken uit de "Proximus / Proxi" - familie en niet als een product of dienst van geintimeerde.

7.

Artikel 13 A 1 c BMW bepaalt dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik ontzegt van een binnen de Benelux bekend merk of een overeenstemmend teken, voor niet - soortgelijke waren aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

8.

Er is geen betwisting met betrekking tot het feit dat er een gebruik van de betrokken merken in het economisch verkeer gemaakt wordt.

9.

Het merk "Proximusic" is van een latere datum dan de hiervoor genoemde merken van appellante met het bestanddeel "Proxi".

10.

De producten en diensten waarvoor zowel appellante en geintimeerde een inschrijving namen voor "Proximus", "Proxi" en "Proximusic" zijn in grote mate gelijk (in hoofdzaak klassen 9, 35 en 38).

Geïntimeerde maakt gebruik van hard- en software, net zoals appellante. Beide partijen nemen geluid en / of beelden op, geven deze door en / of geven deze weer.

Beide partijen hebben communicatie op het oog; zij het dat geïntimeerde dit beperkt tot de communicatie van muzikale bestanden.

Er mag niet voorbij gegaan worden aan de recente marktevolutie, waarbij, mede in het licht van de globalisering van de markt en de moeilijkheden die de IT sector de laatste jaren ondervond en ondervindt, de lijn tussen telecommunicatie en de computersector lang niet meer zo scherp is als voorheen en integendeel vaag geworden is.

Ook de evolutie waarbij via de mobiele telefoon steeds meer en steeds meer gediversifieerde diensten aangeboden (kunnen) worden, mag in de voorliggende zaak niet onderschat worden.

Een betekenisvol deel van het relevante publiek is op de hoogte van deze laatste trend en acht het dan ook mogelijk dat appellante via de mobilofoon muziek aanbiedt.

Ondanks het voorgaande is het thans nog steeds zo dat geïntimeerde in casu een dienst aanbiedt, die omschreven kan worden als het tegen vergoeding ter beschikking stellen van haar klanten van een moderne jukebox. Het accent van de diensten van appellante ligt thans nog steeds op het mobiele aspect van haar dienstverlening, meer dan op het ter beschikking stellen van muziekbestanden.

Bijgevolg zijn de waren in de voorliggende zaak niet soortgelijk to noemen.

11.

"Proximus" en "Proxi" onderscheiden de producten en diensten van appellante en laten de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van telecommunicatie toe deze te herkennen als afkomstig van appellante.

Het merk "Proximus" is een bekend merk, zoals gedefinieerd in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (zie o.a. H.v.J., 14 september 1999, General Motors / Yplon, C-375/97, Jur. H.v.J., 1999,1-5421, http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/, no. 24-28).

De doelgroep van geïntimeerde is in hoofdzaak de horeca. Appellante is met haar merken ook bij de horeca goed gekend (zie de stukken 14 a-c van het dossier van appellante. De opmerkingen van geïntimeerde met betrekking tot de gevolgde methodiek en de bekomen onderzoeksresultaten zijn in het voorliggende geval te algemeen om aanvaard te worden en de bekomen resultaten als irrelevant te verwerpen).

12.

Naar de totaalindruk is er een auditieve en visuele gelijkenis tussen de merken "Proximus", "Proxi" en de met "Proxi" samengestelde merken en het merk en / of teken "Proximusic" "Proxi-Music" .

Door het gebruik van "Proximusic" en "Proxi-Music" wordt afbreuk gedaan aan de essentiële functie van het oudere merk, namelijk de herkomst van de waar garanderen. De mogelijkheid is op dit ogenblik voldoende reëel dat "Proximusic" en "Proxi-Music" door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van zowel elektronisch geprogrammeerde muziekbestanden als van telecommunicatie herkend wordt als een dienst die of product dat afkomstig is van appellante. Hetzelfde geldt voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone horecauitbater die voor het eerst met "Proxi-music". of "Proximusic" geconfronteerd wordt en dit teken of merk spontaan met appellante en haar diensten, producten en merken associeert.

Het Europese Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) oordeelde in haar beslissing 2597/2003 van 24 november 2003 op p. 16-17 (stuk IV. 13 van het dossier van appellante) dat het merk "Proxi", in elk geval voor dat deel van het publiek dat niet vertrouwd is met de technische mening van het woord, een gemiddelde graad van onderscheid heeft met betrekking tot de telecommunicatie diensten waarvoor het geregistreerd is. Dit deel van het publiek dat vertrouwd is met een van de merken en dan geconfronteerd wordt met het ander teken, kan, omwille van het gemeenschappelijke element, ertoe gebracht worden te geloven dat "Proxi" telecommunicatie goederen en diensten en de "Proxi" reclame en bedrijfsdiensten enerzijds, en "Proxicom" telecommuncatie en IT goederen en diensten en reclame en bedrijfsdiensten anderzijds, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Daarom is de Office van oordeel dat het eerdere merk beschermd moet worden tegen het latere merk waarvan het meest dominante en in het oog springende element volledig samenvalt met het woord dat het eerdere merk vormt. ("The Office points out that, in the case now under consideration, the opponent's earlier international mark "Proxi " is, at least for that part of the public not familiar with its technical meaning, endowed with an average degree of distinctiveness as regards the telecommunication services for which it is registered. This part of the public, familiar with one of the marks and then confronted with the other sign, could, because of the common element, be led to believe that the "Proxi" telecommunication goods and services and the "Proxi " advertising and business services, in the one hand, and the "Proxicom " telecommunication and IT goods and services and advertising and business services, on the other, originate from the same undertaking or from economically connected undertakings. Consequently, the Office is of the opinion that the earlier mark should be afforded protection against a later mark whose most dominant and eye-catching element entirely coincides with the word making up the earlier sign.").

Hoewel deze overwegingen van het OHIM geen betrekking hebben op het merk van geïntimeerde, zijn zij mutatis mutandis van toepassing in de voorliggende zaak en maakt het Hof deze tot de hare. Om die reden dient niet verder ingegaan te worden op de aspecten van bekendheid in het relevante gebied (Belgie), bij het relevante deel van het publiek (in casu in hoofdzaak bedrijven uit de horecasector en bij uitbreiding bij privé-personen - zie de studies die appellante bijbrengt (zie hoger)), het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de duur van het gebruik ervan en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven, die door het Hof in het voorliggende geval als voldoende bewezen geacht worden.

12.

De mogelijkheid tot ongerechtvaardigd voordeel of tot afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van "Proxi", de merken samengesteld met "Proxi" en "Proximus".

Er moet sprake zijn van een te verwachten reëel voordeel of reële afbreuk (Hof 's Gravenhage, 18 november 1999, geciteerd in: BRISON, F., JANSSENS, M.-C., PERTEGAS-SENDER, M. en VAN-BEES, H., Kroniek intellectuele rechten (2001-2002), R. W., 2003-2004, 575, voetnoot 187). Een theoretische kans is onvoldoende.

Uit de marktstudies die appellante bijbrengt (zie hoger) en uit de overwegingen van het OHIM, die mutatis mutandis in de voorliggende zaak toegepast kunnen worden (zie hoger) blijkt dat de aanhaking en de kans op verwatering voldoende reëel zijn om te oordelen dat deze voorwaarde van artikel 13 A 1 c BMW vervuld is. Het onderscheidend vermogen van de merken van appellante vermindert in de mate geïntimeerde met haar merk haar diensten in de Benelux aanbiedt, ongeacht of er soortgelijkheid is of niet. "Proximusic" wordt voor een relevant gebied door een relevant deel van het publiek geïdentificeerd als een dienst van appellante, wat de aanhaking en de verwatering voldoende aantoont.

Het feit dat ook derden, die geen partij zijn in dit geding, inbreuken zouden maken tegen de merken van appellante, is niet relevant. Dit is des te meer het geval nu appellante ook optreedt tegen de inbreuken van derden (kaft IV van haar dossier).

Het naast elkaar bestaan van "Proximedia" en "Proxirent" met de hier besproken merken van appellante (stuk IV &bis van het dossier van appellante), nu het om een contractueel beperkt gebruik gaat van het bestanddeel "Proxi".

Ook het beweerde stilzitten gedurende een jaar door appellante verandert niets aan het voorgaande, nu appellante terecht opwerpt dat er correspondentie tussen partijen is voorafgegaan aan de huidige procedure.

13.

Geïntimeerde brengt geen geldige reden bij op grond waarvan zij een inbreuk zou mogen maken tegen de merken van appellante.

In elk geval is niet aangetoond dat appellante geïntimeerde een toestemming gegeven zou hebben.

14.

Besluit

Door gebruik te maken van de merken en / of tekens "Proxi-Music" en "Proximusic" schendt geïntimeerde Artikel 13 A 1 c BMW en begaat zij een inbreuk tegen de merken "Proximus", "Proxi" en de hoger opgesomde merken van appellante die samengesteld zijn met het woord "Proxi".

15.

Gelet op het voorgaande dient niet verder ingegaan te worden op de overige middelen en argumenten die partijen inroepen met betrekking tot de merken "Proximus", "Proxi" en de samengestelde merken met "Proxi".

Is er schending van artikel 13 A.1 BMYV door het gebruik van "Proximusic" en "Proxi-Music" ten opzichte van het merk "Go for music"?

16.

Het Hof is van oordeel dat het verwarringsgevaar tussen "Proxi-Music", "Proximusic" en "Go for music" onvoldoende bewezen wordt door appellante.

Bij een globale en synthetische beoordeling kan er niet tot een visuele, auditieve en / of begripsmatige overeenstemming besloten worden.

"Go for music" oogt en hoort helemaal anders dan "Proximusic" en "ProxiMusic".

Ten overvloede en voor zover nog nodig kan aan het voorgaande toegevoegd worden dat het enige overeenstemmende bestanddeel het identieke Engelstalige woord "Music" is, dat auditief en visueel nauw verwant is met de Nederlandse en Duitse vertaling ervan en auditief ook nauw verwant is met de Franse vertaling, maar als zodanig onvoldoende onderscheidend is.

Appellante toont onvoldoende aan dat "Go for music" een bekend merk zou zijn, met een sterk onderscheidend vermogen.

Zij toont evenmin naar genoegen van recht aan dat het merk "Go for music" door het publiek met "Proximus" geassocieerd wordt en dat om die reden "Proximusic" en "Proxi-Music" een inbreuk zouden maken op "Go for music".

Aanhaking is, voor nodig, niet aangetoond.

17.

De overige middelen en argumenten die partijen met betrekking tot de mogelijke inbreuk op het merk "Go for music" inroepen, dienen niet verder beantwoord te worden, gelet op het voorgaande.

De inbreuken op de Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals achteraf gewijzigd (hierna WHPC).

18.

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat geïntimeerde met haar merk en / of teken "Proximusic" en "Proxi-music" aanhaakt bij "Proximus", "Proxi" en de samenstellingen met het laatste merk. Geïntimeerde kan gebruik maken van de reclame-inspanningen van appellante. Doordat een relevant deel van het publiek "Proximusic" identificeert met appellante geniet geïntimeerde mee van de reputatie die appellante opgebouwd heeft. Het feit dat partijen gedeeltelijk dezelfde doelgroep als klanten hebben, versterkt dit nog.

Geïntimeerde beging dan ook een inbreuk op artikel 93 WHPC.

19.

Appellante baseert zich op haar stukken II. 4 en 5 om een inbreuk op artikel 23.8 WIIPC in te roepen. Deze stukken omvatten een overeenkomst en een leveringsbon. Met betrekking tot deze twee stukken is niet naar genoegen van recht aangetoond dat zij verkoopbevorderend werken. Deze kunnen dan ook in de voorliggende zaak niet beschouwd worden als reclame in de zin van artikel 23 WHPC.

Dit onderdeel van de vordering van appellante is niet bewezen. Kosten.

20.

Op grond van de artikelen 1042 en 1017 Ger. Wb. wordt geïntimeerde tot betaling van de kosten van beide aanleggen veroordeeld.

OM DEZE REDENEN, Het Hof,

In acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Recht sprekend op tegenspraak en zoals in kort geding;

Verklaart het hoger principaal beroep toelaatbaar, en gegrond in de hierna volgende mate;

Bevestigt het bestreden vonnis voor zover het

1) de vordering toelaatbaar verklaart;

2) de vordering verwerpt om een inbreuk vast te stellen op het merk "Go for music" door het gebruik van de merken en / of tekens "Proxi-Music" en "Proximusic ;

3) de kosten begroot;

Hervormt het bestreden vonnis voor het overige;

Zegt voor recht dat geintimeerde Artikel 13 A 1 c BMW schendt door gebruik te maken van de merken en /of tekens "Proci-Music" en "Proximusic" en een inbreuk begaat tegen de merken "Proximus", "Proxi" en de hoger opgesomde merken van appellante die samengesteld zijn met het woord "Proxi".

Zegt voor recht dat het gebruik van de merken en/of tekens "Proxi-Music" en "Proximusic" tevens een daad vormt die strijdig is met artikel 23.8° en 93 van de Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals achteraf gewijzigd;

Beveelt de staking om in de Benelux op welke wijze dan ook nog gebruik te maken van de tekens "proximusic", "Proxi-Music" en "proximusic.be" als merk, handelsnaam, vennootschapsnaam of domeinnaam onder verbeurte van een eenmalige dwangsom van euro 10.000 per inbreuk op het bevel, die zou volgen na 45 dagen na de betekening van het arrest.

Verwerpt de vordering voor het overige;

Veroordeelt geïntimeerde tot betaling van de kosten van beide aanleggen, begroot in graad van beroep op:

Appellante: Verzoekschrift: euro 186

Rechtsplegingsvergoeding; euro 228,06

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het Hof van beroep te Gent, zevende kamer, rechtdoende in burgerlijke zaken op negen februari tweeduizend en vier.

Aanwezig:

H. Debucquoy, raadsheer, waarnemend voorzitter,

F. Deschoolmeester en G. Vanderstichele Raadsheren,

A. Ferdinande, griffier